“SHARPNESS及图”商标授权系列案
“SHARPNESS及图”商标授权系列案
【难点】因他人在先近似商标未能获得商标权
【攻克办法】通过撤销诉讼程序消除在先近似商标障碍
【涉及程序】注册申请、撤销诉讼、上诉、再审
【案情简介】
湖北玉立砂带集团股份有限公司（后简称玉立公司）在中国大陆生产销售“SHARPNESS及图”牌砂纸和砂带，其产品销售区域已辐射至东南亚市场并具有一定影响，但尚未在印度尼西亚注册该商标。我司经监测发现，上述“SHARPNESS及图”商标在印尼已被印尼人JOHNY BINTORO NJOTO（后简称约翰尼）注册。
基于在先印尼商标已注册满三年，且我司经网络初步检索并与玉立公司进一步沟通了解到，印尼人约翰尼于数年前曾与玉立公司就“SHARPNESS及图”产品进行商务询价，磋商未果后开始在当地销售自己生产的“SHARPNESS及图”牌砂带产品并具有一定规模。我司分析认为约翰尼的商标注册行为具有明显恶意，建议玉立公司采取“撤销诉讼+自己申请”的方式，若能够撤掉在先障碍，将更有利于玉立公司商标的审查通过率。玉立公司采纳我司建议，在印尼同时启动了自己申请“SHARPNESS及图”+对在先“SHARPNESS及图”商标提出撤销诉讼的方案。
玉立公司自己的“SHARPNESS及图”商标在提交申请后不久被约翰尼提出异议，我司进行了答辩，在答辩中对约翰尼的恶意情况进行了详细说明并要求延后裁定，等待法院撤销诉讼的结果。
约翰尼注册的“SHARPNESS及图”在撤销诉讼审查期间，其迅速将该商标转让至印尼当地公司。我司对该印尼公司进行调查，发现约翰尼是该公司主要股东，我司分析转让行为是企图掩饰其注册申请的恶意。在诉讼中，我司对约翰尼的恶意情况进行了充分说明并举证，同时提交了玉立公司向东南亚尤其印尼出口“SHARPNESS及图”产品的相关单据、各国家注册申请的“SHARPNESS及图”商标注册证及该商标在中国被认定为驰名商标的相关材料，以佐证玉立公司“SHARPNESS及图”商标在印尼乃至东南亚地区享有较高知名度的事实。
2018年7月，印尼最高法院作出裁定，对我方诉讼请求予以支持，认为“SHARPNESS及图”商标为玉立公司所有并具有知名度；被告约翰尼注册商标的行为具有明显恶意，其商标予以撤销；下级商业法院将裁定发给知识产权局，撤销被告约翰尼的商标注册。由于在先商标被撤销，不再构成在先权利障碍，玉立公司申请的“SHARPNESS及图”商标在印尼成功注册。
【要点】
在遭遇海外商标抢注时，首先需要对抢注商标情况进行分析，对抢注人进行初步调查，进一步调研是否曾与抢注人进行商业磋商或交易往来、该商标是否投入使用、权利人自己是否已在当地进行商标注册申请等情况，在综合考量相关因素后再行决定后续策略。 印尼法院对证据均要求提交原件或进行使馆认证。如商标被抢注时间久，品牌所有人相关证据保留不完备或遗失，也可能导致无法举证的问题，应立即通过向官方重新申请等方式，进行补全。 此外，就印尼而言，在裁定案件时最高法院与下级商业法院的审查尺度存在差距，因此，可能导致对品牌知名度和恶意的认定结果存在不同。并且，诉讼流程冗长，品牌所有人也需要坚定信念，做好上诉等往后走的准备。 |